观点/研究

律谈|专利保全实务指引

观点/研究
原创
广东盈隆律师事务所
刊載日
2020-12-16

   前言

财产保全在民事诉讼中极为常见,可有效保障判决生效后的执行效率,同时在某些情况下,进行财产保全甚至是促使被告方进行谈判的筹码之一。在财产保全中,较为常见的保全标的物包括银行存款、不动产、车辆、生产设备等。如今,随着专利技术价值的升高,将专利权作为保全标的物也是一个极好的选择。特别是对于科技公司而言,除人才以外最核心的资产就是专利技术,保全专利权除了能保障日后执行以外,甚至还可能会影响被告公司的融资工作,从而促进双方的和解谈判。
 
虽然专利权保全的制度早已存在,但是在我国的应用还是相对较少,不但当事人不清楚,甚至连律师、法院工作人员对此也极为陌生。笔者在广东某市的区级法院代理一起股权纠纷案件时,向法院申请了财产保全,其中较为重要的一项保全标的物就是专利权。在立案时,工作人员就表示他们法院还没有做过专利权的保全,需要先向领导请示是否收取材料,笔者再三沟通后才先将申请材料收下。而后,主审法官、保全组法官都先后联系,表示如果要做专利权保全,必须要提供详尽的指引,否则难以进行。无独有偶,笔者在江西某中院因一件职务发明创造纠纷案件申请对案涉专利进行保全,该案的主要争议标的就是专利权的权属,进行保全明显是符合法律规定的。但审理的法官却以保障中小企业的正常经营为由未支持我方的保全申请,后经深入了解才知悉实际系不了解专利权保全程序,担心手续过于复杂。为此,笔者特根据过往的实务经验,对专利权保全的基本实务操作进行了总结,希望为日后办案提供些许帮助。

一、专利保全的具体规定

 

(一)

 

《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第50条:被执行人不履行生效法律文书确定的义务,人民法院有权裁定禁止被执行人转让其专利权、注册商标专用权、著作权(财产权部分)等知识产权。上述权利有登记主管部门的,应当同时向有关部门发出协助执行通知书,要求其不得办理财产权转移手续,必要时可以责令被执行人将产权或使用权证照交人民法院保存。对前款财产权,可以采取拍卖、变卖等执行措施。

(二)

 

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条:人民法院对专利权进行财产保全,应当向国务院专利行政部门发出协助执行通知书,载明要求协助执行的事项,以及对专利权保全的期限,并附人民法院作出的裁定书。

 

对专利权保全的期限一次不得超过六个月,自国务院专利行政部门收到协助执行通知书之日起计算。如果仍然需要对该专利权继续采取保全措施的,人民法院应当在保全期限届满前向国务院专利行政部门另行送达继续保全的协助执行通知书。保全期限届满前未送达的,视为自动解除对该专利权的财产保全。

 

人民法院对出质的专利权可以采取财产保全措施,质权人的优先受偿权不受保全措施的影响;专利权人与被许可人已经签订的独占实施许可合同,不影响人民法院对该专利权进行财产保全。

 

人民法院对已经进行保全的专利权,不得重复进行保全。

 

(三)

 

最高人民法院对国家知识产权局《关于征求对协助执行专利申请权财产保全裁定的意见的函》的答复意见([2000]民三函字第1号)明确专利申请权属于专利申请人的一项财产权利,可以作为人民法院财产保全的对象,人民法院根据《民事诉讼法》有关规定采取财产保全措施时,需要对专利申请权进行保全的,应当向国家知识产权局发出协助执行通知书,载明要求保全的专利申请的名称、申请人、申请号、保全期限以及协助执行保全的内容,包括禁止变更著录事项、中止审批程序等,并附人民法院作出的财产保全民事裁定书。
 

二、负责的部门及流程

 

 

专利权保全的第一步同样是向法院提出财产保全申请,本文对财产保全的法院受理阶段不作另外叙述。按照前述规定,法院在受理保全申请以后,应当向国家知识产权局发出协助执行通知书,载明要求协助执行的事项,以及对专利权保全的期限,并附人民法院作出的裁定书。

 

具体操作而言,法院需要注意以下事项:1、协助执行的部门:国家知识产权局(具体负责科室:专利局审查业务管理部法律事务一处);2、负责部门的联系电话:010-62083624、010-62086857、010-68003887;3、使用EMS向国知局邮寄:财产保全裁定书一份、协助执行通知书一份、两位执行法官的工作证和执行公务证复印件;4、邮寄地址:北京市海淀区西土城路6号国家知识产权局专利局审查业务管理部法律事务一处。

 

 

而后,国家知识产权局依据协助执行通知书,向当事人和发出协助执行通知书的人民法院发出《保全程序开始通知书》告知相关事宜,并将此专利权财产保全事项在专利公报上予以公告。
 

三、文书要求

 

 

(一)财产线索清单

 

参考样式:

序号 专利全称 专利类型 公开(公告)号 法律状态 专利号/申请号  权属人
1            

 

 

注意

1

 未授权的专利同样可以作为保全的标的物;

2

 在财产线索清单后附相应的专利申请文件/专利文件;

3

 在国家知识产权局的中国及多国专利审查信息查询系统查询专利时,需要注意无需入“ZL”及“.”符号,法院保全组工作人员对于专利及该系统不熟悉可能会就此提出疑问。

 

(二)协助执行通知书

 

协助执行通知书可能律师会较为陌生,因为该文书一般系由法院制作,向协执目标发出。但是若法院此前未做过专利权保全,那么如果律师可以提供相应的参考文本,则对于保全工作将有十分的帮助,法院也更愿意对专利权采取保全措施。

 

下附参考文书:

 

四、保全的期限

 

 

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条规定“对专利权保全的期限一次不得超过六个月”。但是,2015年2月4日生效的最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第四百八十七条却规定了“人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年,查封、扣押动产的期限不得超过两年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年。”等于专利权的保全期限应当系不超过三年。

 

 

在此前,国家知识产权局一直依据2001年10月25日最高法院民三庭对国家知识产局《关于征求对协助执行专利申请权财产保全裁定的意见的函》的答复意见:“对专利申请权的保全期限一次不得超过6个月”。而2015年2月1日生效的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》等于是再次明确了该规定。而民诉法司法解释与前述规定的生效时间仅相差3天,两者都是现行有效,若按照新法优于旧法的原则,则专利权的保全期限应当为不超过三年,但在此前关于保全期限的问题国家知识产权局一直未有定论,有六个月也有三年或者一年的。而在2020年,笔者向国家知识产权局工作人员求证,现在已经是统一按照民诉法司法解释的规定操作,即保全期限不超过三年。
 

五、备选方案-专利权中止程序

 

 

假若法院未对专利权采取保全措施,当事人、律师还可以尝试专利权中止程序。《专利审查指南》第五部分第七章第7点-中止程序的规定:“所谓中止,是指当地方知识产权管理部门或人民法院受理了专利申请权或者专利权归属纠纷,或者在法院裁定对专利权采取诉讼保全措施时,专利局可以根据权利归属纠纷的当事人的请求或法院的要求中止有关程序的行为。”简要介绍如下:

 

(一)

申请的条件

当事人请求中止的,专利申请权(或专利权)权属纠纷已被地方知识产权管理部门或者人民法院受理。

(二)

申请所需文件

1.提交中止程序请求书;2.附具证明文件,即地方知识产权管理部门或者人民法院的写明专利申请号(或专利号)的有关受理文件正本或者副本。

(三)

中止的效果

 

1.暂停专利申请的初步审查、实质审查、复审、授予专利权和专利权无效宣告程序;2.暂停视为撤回专利申请、视为放弃取得专利权、未缴年费终止专利权等程序;3.暂停办理撤回专利申请、放弃专利权、变更申请人(或专利权人)的姓名或者名称、转移专利申请权(或专利权)、专利权质押登记等手续。

 



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